企业出海必备：如何应对知识产权风险-美国篇_新浪财经

来源：管理智慧

文 | 陈颖北京金诚同达律师事务所

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注：文章为作者独立观点

中国企业出海美国最常遭遇的困境之一就是337调查，自1986年，中国企业遭受第一起337调查始，随着中国企业和“中国制造”产品在美国市场的影响力逐步扩大，出海企业遭遇337调查的趋势直线上升，其中以制造业出口产品的‘337调查’最为严重。本文试从337调查的前世今生出发，探讨中国企业针对337调查的应对之术。

337调查概述

337调查得名于美国《1930年关税法》第337节(下称“337条款”)，是指美国针对进口贸易中的不公平行为采取一种措施，其主管机构为美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission,ITC)。

337调查通常涉及的是知识产权索赔，包括对进口商品侵犯专利(包括实用专利和外观设计专利)和商标(包括注册商标和普通法商标)的指控。除此之外，337调查还涉及进口产品的其他形式的不正当竞争，如侵犯注册版权、掩膜作品(集成电路布图设计)或船体设计、不当使用商业秘密或商业外观、假冒和虚假广告，也可能在337条款下被指控。另外，与进口货物有关的反垄断索赔也可能在337条款下提出，

在337调查中，如果ITC认定某被诉企业违反了337条款,则其将对该企业发出排除令(exclusion order)，用于使美国海关阻止侵权进口产品进入美国。此外，ITC也可以对被诉企业和其他从事违反第 337条的不公平行为的人员发出禁止令(cease and desist orders)，要求美国境内的批发商或者零售商等停止售卖相关侵权产品。

337调查在性质上属于行政调查，但在调查程序、调查方式等方面均与美国的民事诉讼有诸多相似之处。通常情况下，337调查中的主要参与方包括ITC、申请人及被申请人，有时也可能涉及第三方。在 ITC 启动调查后，首席行政法官(chief administrative law judge)会为案件指定一位行政法官(administrative law judge)来主持诉讼程序。类似于美国民事诉讼程序，在337调查中，当事人(申请人、被申请人)有被充分通知、证据开示、交叉询问、陈述证据、提出反对、动议、辩论等权利。

行政法官根据《程序规则》(见《联邦法规汇编》第19卷第210部分)及《行政程序法》(见《美国法典》第5编第551节)主持调查。此外行政法官还可发布一套基本规则(Ground Rule)以对《程序规则》进行补充。在对案情进行听证后，行政法官会就被申请人是否违反了337条进行初步裁定(Initial Determination)。该初步裁定，连同证据记录，一并提交给ITC，ITC可审查并采用初步裁定，决定不审查初步裁定，或者修改、撤销、或向行政法官发回该初步裁定。如果ITC采用初步裁定，或是决定不审查初步裁定，则该初步裁定均将成为ITC的最终裁定。

337调查的具体内容

如前所述，尽管337调查针对的是不公平贸易行为，但在实践中，大部分337调查涉及的都是知识产权侵权问题，包括专利权、商标权、版权、商业秘密权利等的侵权问题。以下分版块具体阐述。

针对专利侵权的 337调查

337调查中的知识产权案件中，为数最多的应属专利侵权案件。《美国专利法》第271条规定了几种专利侵权的情形，包括:直接侵权(direct infringement)、引诱侵权(induced infringement )以及间接侵权(contributory infringement).

在美国专利侵权民事案件中，确定是否构成专利侵权通常包括如下几个步骤:首先是确定专利的保护范围。该步骤在337调查中由法官进行解释。有些案件中，法官会要求进行马克曼听证会(Markman hearing)，由双方各自对专利的权利要求的解释发表观点，并提供相应证据支持，最终由法官裁定专利保护范围。接下来进入比对阶没，即将被指控侵权的产品与专利权利要求的各个要素进行比对，如果产品具有每一个要素，则落入专利保护的范围，侵害了对应专利的权利。这种侵害也成为“字面侵害’(literal infringement)。除此之外，美国联邦最高法院还引入了等同原则(doctrine of equivalents)“如果两个对象以基本相同的手段，解决相同的技术问题，并取得基本相同的效果，则尽管二者的名称，形式或者形状有所不同，二者仍然是等同的”。根据该原则，即使被指控侵权的产品与专利权利要求的各个要素存在区别，只要被指控侵权的产品与专利的权利要求要素之间存在“等同”关系，仍然构成专利侵权。以上确定权利要求保护范围、进行比对、以及比对的具体规则，均与中国专利权侵权案件的司法实践较为类似，

除字面侵害之外，《美国专利法》第271条还规定了引诱侵权(induced infringement)和间接侵权(contributory infringement):“(b)积极诱使侵害专利权人的人应该作为侵权人承担责仟;(c)仟何人在美国境内销售或者许诺销售或者向美国进口获得专利权的机器、产品、组合物或合成物的零部件，或者用于实施专利方法的材料、仪器，如上述对象是发明的亘要组成部分，且明知上述对象视为用于侵犯专利权而特别制造或改造的，而非通用产品或者非用于不侵权产品的，行为人应当作为辅助侵权人(contributory infringer)而承担责任”。在中国的司法实践中，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2020修正)》第二十一条1借鉴了《美国专利法》的上述规定，也明确规定了帮助侵权和教唆侵权两种侵权行为，不过这些侵权行为的成立均以直接侵权成立为要件，且需以生产经营为目的。

实践中，专利权人通常在主张直接侵权之外，还会同时主张引诱侵权和间接侵权。据此，专利权人可以请求禁止侵权产品的进口，以及没收已经进入美国流通渠道的侵权产品。

出海企业的应对之术

在被指控专利侵权的情况下，出海企业的应对方向通常有如下种:(1)主张专利是无效的;(2)证明产品是不侵权的;(3)质疑专利是不可实施的;(4)质疑申请人的权利存在瑕疵。

(1)主张专利是无效的

此种应对方式类似于中国司法实践中的专利效力抗辩。根据《美国专利法》第101、102及103条的规定，有效的专利必须包括旷颖性、非显而易见性和实用性。这三个要件与我国专利法第二十二条对于授权专利的要求是类似的，其中非显而易见性类似于我国专利法中规定的创造性。由于实月性的门槛很低，故常见的主张专利无效的理由包括缺乏新颖性，以及缺乏非显而易见性，对应的证据则主要是现有技术。经历过现有技术检索的企业应该知晓，现有技术的获得与检索时间的长短、检索渠道的宽窄有非常大的关系。如果能够在出海之前，通过委托律所或者自行启动专利自由实施(Freedom to Operate,FTO)对存在侵权风险的专利进行排查，对于存在潜在风险的专利尽早启动现有技术检索，有效过行专利无效抗辩，则能够相当程度地降低在337调查中被认定佞权的风险。

(2)证明产品是不侵权的

由于判断专利侵权要求产品覆盖相关专利权利要求的每一个要素，换而言之，缺乏仟何一个要素均将使得产品不侵犯专利的权利。这一应对方式与主张专利无效的应对一样，都是在专利纠纷案件中的常见抗辩方案，但遗憾的是，美国的专利权人在提起侵权之前通常会进行充分的调研和分析，这也使得其最终提起337调查的对象大概率是经过分析后认为能够与其持有的专利进行对应的产品。因此，在实践中会出现不侵权抗辩难以成功的局面。这种情况下，可能需要仔细琢磨权利要求要素的解释，在法律允许的空间内，充分挖掘具象化的产品与拍象表达的权利要求的区别，放大这些区别以期支持产品与权利要求不同的结论。当然，如果出海企业能够在出海之前启动前述FTO程序，提前对产品进行规避设计，则更可降低落入海外专利权利要求范围的风险，

(3)质疑专利是不可实施的

《美国专利法》第112条规定,专利说明书中必须包括一份关于发明以及运用该项发明的方式

和程序的书面描述，描述必须全面，清晰、精确，使得技术人员能够准确运用该项发明。这一规定即为可实施性规定，其与中国专利法下对于说明书充分公开的要求是类似的。从原理上看，专利本质上是一种以公开换保护的方式，而如果专利申请人将实施发明所必要的信息作为商业秘密保护起来，不在专利文件中加以披露，就违反了关于可实施性的要求，质疑专利是不可实施的通常不需依赖于外部证据，而是需要证明以专利目前披露的内容而言，其所保护的技术方案是不可实施的。

(4)质疑申请人的权利存在瑕疵

这种瑕疵可能是多方面的，最且接的一种是申请人为专利权人，而其权属存在瑕疵，即可能起并非是适格的专利权人。这种情况多出现在雇员是发明人而雇主是专利权利人的情形。因为美国专利法采用的是“发明人先申请制(first inventor to file rule)”，也即专利申请应当由发明人提出。雇主主要靠和发明人签订权利转让协议来获得合法的申请权和专利所有权。如果这一环节存在瑕疵，则会影响到雇主作为专利权人的权属权利，其他常见的瑕疵还包括申请人是某项专利的被许可人，而许可协议或许可内容存在瑕疵的情形。总而言之，虽然在实践中较为困难，但如能够找到申请人对于专利的权利瑕疵，也可成立针对337调查的抗辩理由.

1《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应月法律若干问题的解释(二)(2020修正)>第二十一条明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于民法典第丁百八十九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人可，为与产经营目的积极诱导他人实孩了侵积专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于民法典第一千一百六十九条观定的教现他人实施侵权行为的，人关法院应予支持。

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