侵害商标权纠纷案件中惩罚性赔偿的审查要点_新浪财经

转自：上观新闻

本期“办案心法”栏目“上海法院审判业务骨干”特别专题，邀请人民法院知识产权审判工作先进个人、上海法院审判业务骨干，上海市浦东新区人民法院知识产权审判庭四级高级法官——杨捷为我们讲解侵害商标权纠纷案件中惩罚性赔偿的审查要点。

当前，知识产权已成为一个国家经济社会发展的重要资源。司法需要积极回应国家发展和社会热点问题，因此不断加强知识产权司法保护始终是人民法院工作的重点之一。作为强化知识产权保护的标志，知识产权惩罚性赔偿制度的探索与确立是当前司法工作的前沿和热点问题。

我国知识产权惩罚性赔偿发展历程从部门法开始。2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）修正后，惩罚性赔偿首次被引入知产侵权救济中。之后其他几部知产部门法也渐次引入了惩罚性赔偿。2021年1月正式实施的《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千一百八十五条进一步对知识产权惩罚性赔偿制度予以民事基本法上的确认。至此，我国已全面建立知识产权惩罚性赔偿制度。

我国民法通说中，损害赔偿行填平原则。在知识产权侵权中引入惩罚性赔偿，目的在于充分保护知识产权、保障权利人权利，以更大力度、更明确的预期吓阻侵权人实施侵权行为。正因为损害赔偿以填平原则为主，惩罚性赔偿为例外，更需要我们准确把握惩罚性赔偿适用要求。

2021年10月，最高人民法院发布《最高人民法院关于加强新时代知识产权审判工作为知识产权强国建设提供有力司法服务和保障的意见》，其中第13条述及：正确把握惩罚性赔偿构成要件，加大知识产权侵权损害赔偿力度，合理运用证据规则、经济分析方法等手段，完善体现知识产权价值的侵权损害赔偿制度。2023年12月，第五次全国法院知识产权审判工作会议上，最高人民法院院长张军指出：严格保护的目的，不止于让受害者权益得以挽回，更要让侵权者付出更重代价，以严格公正司法树立鲜明导向；要依法从严惩治侵权假冒，用足用好惩罚性赔偿。因此，在司法实践中，我们既要加大知识产权侵权损害赔偿力度，又要准确把握惩罚性赔偿的构成要件，两者皆不可偏废。

惩罚性赔偿被引入知产侵权救济已有十年，积累了一定的案例，侵害商标权案件也是知识产权案件主要类型之一。本文主要归纳在侵害商标权案件中审查惩罚性赔偿的一些思路，以期抛砖引玉。

01 侵害商标权纠纷案件中适用惩罚性

赔偿的主要法律依据

2013年8月修正的《商标法》第六十三条第一款规定：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”其中，恶意与情节严重是适用惩罚性赔偿的两个构成要件。

2019年4月《商标法》再次修正，第六十三条第一款规定：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”恶意与情节严重两个要件不变，但惩罚性赔偿的最高倍数由三倍提高到了五倍，彰显国家对知识产权保护力度的进一步加强。

及至2020年5月《民法典》通过，其第一千一百八十五条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”这是第一次在民法层面明确知识产权惩罚性赔偿制度，但较之《商标法》，其中的构成要件之一由恶意规定为故意，情节严重则不变。

02 在商标权纠纷案件中适用惩罚性赔偿的几个程序问题

1. 适用惩罚性赔偿需以当事人提出请求为前提，人民法院不得主动适用惩罚性赔偿。原告的请求还需完整，即由原告向人民法院明确其主张惩罚性赔偿所构成的恶意及情节严重要件及其所依据的案件事实。同时，原告还需明确其主张惩罚性赔偿基数、适用倍数及其所依据的案件事实。

2. 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《惩罚性赔偿解释》）第二条第二款规定：“原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。”因此，如果需要在一审过程中增加惩罚性赔偿诉请，必须在法庭辩论结束前提出。同理，若在已主张的惩罚性赔偿请求中增加惩罚性赔偿计算基数及适用倍数的，亦应在法庭辩论结束前提出。

3. 适用惩罚性赔偿的举证责任主要在原告方，特别是对恶意与情节严重的要件事实以及赔偿基数的计算和适用倍数的确定所依据的事实。被告当然可以为阻却惩罚性赔偿的成立提交相反证据。特殊情况下，举证责任还会转移至被告方。例如，《商标法》第六十三条第一款规定：“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”在这里，若前提条件已达成，则被告提供与侵权行为相关的账簿、资料成为其举证责任，否则可能承担不利后果。

03 侵害商标权纠纷案件中惩罚性赔偿的构成要件

在侵害商标权纠纷中适用惩罚性赔偿，构成侵害商标权行为当然是必要的基础行为认定条件，在此不再赘述。但必须指出的是，不同的侵害商标权行为可能所附恶意及情节均不同，直接影响惩罚性赔偿构成要件的认定。例如，《商标法》第五十七条规定的侵害商标权行为中，在同一种商品上使用相同商标的，与在类似商品上使用近似商标并容易导致混淆的，两种行为均构成侵害商标权，但其恶意及情节严重性可能会有很大的不同。

一、对恶意的认定

恶意并不是民法中过错所包含的内容，民法中过错包含的是故意与过失。《民法典》中，涉及恶意规定的是恶意串通、恶意占有、恶意磋商、恶意延长到期债权的履行期限等行为，未包括知产侵权行为。恶意较之故意，更多附带的是负面道德评价，主要用以保护善意第三人。

关于《商标法》中“恶意”与《民法典》中“故意”两处表述不一致的问题，《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》中明确：“《商标法》第六十三条用的是‘恶意’的表述。从语义上讲，‘恶意’的贬义程度要甚于‘故意’，‘恶意侵权’的严重程度应重于‘故意侵权’……我们认为，《商标法》关于‘恶意侵犯商标专用权’的表述，其实质内容与本条规定是一致的，这也是关于‘故意侵权’的适用条件要求，同时后面也都有‘情节严重’这一限制条件。有关‘恶意’和‘故意’的区分，在理论探讨上有其重要意义，但在实务上，二者均是指明知行为严重侵权而故意为之的情形，都属于明知故犯的范畴。”《惩罚性赔偿解释》第一条第二款规定：“本解释所称故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。”该款进一步明确了“故意”和“恶意”之间的关系问题，即《民法典》中的“故意”包括了《商标法》中的“恶意”。由于《商标法》为特别法，在商标权纠纷案件中，仍应采《商标法》中的“恶意”来适用惩罚性赔偿。

对恶意的认定，应依照《惩罚性赔偿解释》第三条的规定，一案一定，尚无定势。以《惩罚性赔偿解释》规定的几种情形为基础，参考已生效案例，比较典型的有以下几种情形：

1. 被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的。此处需注意的是，上述权利通知须是合格通知，即包含权利人及其权利基本信息、所主张的侵权行为等初步证据，使被告能够明确知晓其行为可能涉嫌商标侵权。

2. 被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系的法定代表人、管理人、实际控制人的。

3. 被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的商标权的。例如，在销售侵害商标权商品行为中，以前是否销售过原告正品可以作为销售商是否构成故意的认定因素。

4. 被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的商标权的。

5. 被告实施盗版、假冒注册商标行为的，即在相同商品上使用相同商标的。

6. 被告已因同一商标侵权行为被刑事处罚的。

7. 因与原告主张保护商标近似等原因，被告商标被宣告无效或者注册商标申请被决定驳回、不予注册，仍进行使用的。

8. 相同或类似商标侵权行为在行政机关或司法机关已被认定违法或侵权后，被告再次实施商标侵权行为的。应当注意的是，上述前后的商标侵权行为并不要求完全相同，如果对商标作细微改动，不影响公众对混淆的判断的，仍可以认定被告的恶意。

9. 同一控制人通过另设企业、变更企业名称、经营地址、法定代表人等方式以规避制裁、实施相同的商标侵权行为的。

⁘ 案例1：原告平衡身体公司与被告永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷案，案号：（2018）沪0115民初53351号

原告主要从事运动器材的生产销售、健身课程的推广，并在多个商品和服务类别上注册了涉案商标“MOTR”。2011年，被告曾侵犯原告知识产权，经原告发送警告函后双方签订和解协议，被告承诺不再从事侵权活动。2018年3月，原告发现，被告在某展览会上推销使用了涉案相同商标的同款健身器材。同时，被告还通过微信商城、工厂现场售卖等多种方式进行销售。原告诉至人民法院，并主张惩罚性赔偿。

人民法院经审理认为，第一，被告全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的意图十分明显。第二，被告早在2011年已因涉嫌侵权而被原告发函警告，并与原告签署和解协议，承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的知识产权的活动，但时隔几年之后，被告被发现再次生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品，故足以认定其构成恶意。同时被告行为还构成情节严重，故人民法院判令被告停止侵犯原告商标专有权，并适用按照赔偿基数的3倍确定赔偿额，判令被告赔偿原告300万元。

本案系上海法院首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件，本案入选2019年度中国法院十大知识产权案件、上海市高级人民法院2020年度第二批参考性案例。其中对恶意的认定即采纳了前述情形1及情形5的观点。

《惩罚性赔偿解释》第三条存在兜底条款，赋予人民法院对恶意认定的自由裁量权。对非上述典型情形，是否能认定构成恶意，应注意以下几点：

1. 首先应当综合考虑被侵害商标权权利状态及知名度、相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。综合判断的结果概言之就是认定被告是否属于明知故犯。

2. 需要注意的是，民法上的故意包括了明知并有意使侵权行为发生的直接故意，也包括预见侵权行为发生仍为之的间接故意。惩罚性赔偿是加重赔偿，因此应严格其适用要件。虽条文规定的是故意，但因间接故意行为的可责难性要小于直接故意，故在惩罚性赔偿中适用间接故意时应慎之又慎，需与情节严重要件的严重程度综合考虑。

二、对情节严重的认定

情节严重这一要件在刑法中较多使用，在民法体系中则较少使用。《民法典》中涉及情节严重的，仅在知识产权惩罚性赔偿以及继承权的丧失两条规定中使用情节严重要件。

在商标权案件中适用惩罚性赔偿既要求恶意，又要求情节严重，事实上是对商标侵权行为的主观状态和客观行为均提出一定严重程度的要求，目的在于防止惩罚性赔偿的滥用。

关于情节严重，《惩罚性赔偿解释》第四条作了规定，基于该规定及司法实践，认定情节严重主要有以下几种情形：

1. 相同或类似商标侵权行为被行政机关或者司法机关认定违法或侵权后，被告再次实施相同或者类似侵权行为的。该情形与前述恶意情形中的第8条一致，事实上该情形既在主观上构成恶意，在客观上又构成情节严重。

2. 以侵害商标权为业的，是指被告实际经营业务中的主要销售额或主要利润来源于侵害商标权。还可以考察被告公司的设立时机、设立目的，是否专为侵权而设。

3. 伪造、毁坏或者隐匿侵权证据的。

4. 拒不履行行为保全或证据保全裁定的。

5. 侵权获利或者权利人受损巨大的，这里需要考虑侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果等因素，也要考虑侵权行为后果在所在行业产值占比的高低因素。

6. 侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康的。这里要求的是危害发生的可能性，而不是已经实际发生上述危害。

7. 被告已因同一商标侵权行为被刑事处罚，该情形与前述恶意情形中的第6条一致。

《惩罚性赔偿解释》第四条同样存在兜底条款，对其他情形是否构成情节严重，应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素进行认定。还需要注意的是，就如前述列举的情形1、7等，有部分情形既体现被告主观上的恶意，又体现其客观行为的情节严重，可能会存在交叉。

04 商标权纠纷案件中

惩罚性赔偿审查的难点

一、惩罚性赔偿基数的计算

《商标法》规定，侵犯商标专用权的赔偿数额以权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益及参照该商标许可使用费倍数三种方式依次确定。《惩罚性赔偿解释》中的赔偿基数以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益及权利许可使用费的倍数三种方式依次确定。因此，侵害商标权案件中惩罚性赔偿基数以上述三种方式依次确定。

司法实践中，受困于当事人举证难、人民法院认定事实难及计算方式科学性等问题，上述赔偿数额确定方式均存在一定难度，这也是侵害商标权案件中适用法定赔偿方式确定赔偿额的比率一直居高不下的原因之一。因此惩罚性赔偿基数的计算是其适用问题中最大的难点，无法或者很难确定赔偿基数在一定程度上阻碍了惩罚性赔偿适用的范围和效果。

实务中，无论在普通侵害商标权案件抑或适用惩罚性赔偿案件中，对判赔额的客观化、精细化一直是法官追求的目标。幸而我们很多法官运用法学理论、法律智慧，为这一问题的解决提供了很多很好的判例，积累了司法经验。以下简要说明基数计算的一些问题。

1. 原告实际损失计算方式

计算原告实际损失，可以原告产品销售减少量或者侵权产品销售量与原告产品单位利润的乘积来确定，单位利润是指每件产品的平均利润。在以被告产品销售量作为依据时，应考量其与原告产品销售减少量间是否存在等同关系。

在不能查明上述事实的情况下，还可以查明原告商品利润的下降量、客户的减少量或关于商标的许可合同不能继续履行导致的损失等计算其实际损失。

2. 被告因侵权所获利益计算方式

被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益可以侵权产品销售量与被告该产品单位利润的乘积来确定。被告侵权产品单位利润无法查明的，则可以按照原告产品单位利润计算。被告因侵权所获得的利益一般按照被告的营业利润计算。对于完全以侵权为业的被告，则可以按照销售利润计算。

需要注意的是，采取上述1、2方式计算时，还需要考量涉案商标权对产品利润贡献率的问题，先计算其对产品价值的最终实现的占比，再计算实际损失或方法获利。若有其他影响产品价值实现的因素，应当扣除该部分占比。

3. 许可使用费倍数的计算方式

当原告举证证明其商标权许可使用费时，需要考察该合同是否真实履行、许可费是否真实支付，还需要考察该合同相对方是否与原告存在关联关系而导致其证明力下降。在上述合同真实性得到证实后，需考察该合同中商标权许可使用的时间、方式、范围等与本案侵权行为相适应、相匹配的问题，并从倍数确定上予以适当调整。

⁘ 案例2：原告华谊兄弟传媒股份有限公司与被告平山区时代华谊影城侵害商标权纠纷案，案号：一审（2020）沪0115民初6429号、二审（2022）沪73民终58号

原告享有“华谊”等系列注册商标的专用权，长期经营中，已在影视娱乐行业形成了与该标识及字号的唯一对应关系。自2010年6月起，原告陆续在全国各大城市开办影院。被告在其经营场所及微信公众号中，大量使用“华谊”“华谊影城”等字样的标识提供观影及餐饮服务，并以“本溪华谊国际影城”的名义，在“大众点评网”等多个平台进行宣传、销售，影院规模较大，票房收入较高。被告在被原告发现并收到原告律师函后，仍持续实施侵权行为，直至案件审理中仍未变更企业名称及微信公众号名称。原告据此主张，被告上述行为侵犯其注册商标专用权并应适用惩罚性赔偿。

人民法院经审理认为，被告恶意侵犯商标专用权，情节严重，应对其适用惩罚性赔偿。关于惩罚性赔偿的基数，鉴于本案中原告损失及被告实际获利均难以确定，遂参照商标许可使用费的倍数确定。本案中，被告举证了同类影城品牌特许经营的收费模式，主张以其基础加盟费用5-10万元计算许可使用费，原告对该收费模式及基础加盟费用予以认可，但认为商标许可使用费还应当考虑特许经营模式下票房、餐饮的提成等因素。基于原、被告的举证质证，结合被告实施侵权行为的持续时间和实际经营情况，在参考当事人提交的同类影城品牌许可使用费证据的基础上，人民法院酌情确定本案许可使用费为30万元，并根据被告主观故意和侵权情节确定适用倍数。据此判决被告赔偿原告经济损失90万元及维权合理开支3.5万元。

本案中，人民法院首先考虑，在影城的特许经营模式下商标权利人主要通过收取许可使用费实现其商标的市场价值，因此许可使用费是确定基数的较为合适的方式。同时，在双方能够共同确认同类影城品牌特许经营收费模式及基础加盟费的情况下，再综合考虑商标知名度、影响力、基础加盟费、影院量级、经营持续时间、地域范围、影院票房排名以及疫情影响等因素，酌定了本案中商标许可使用费数额，并以此为基数适用了惩罚性赔偿。