专利优先权转让合法性的司法判断

专利优先权转让合法性的司法判断
2025年12月10日 14:34 中国知识产权报

  王坤 崔依宁

  【案号】

  (2024)京73行初7637号

  【裁判要旨】

  本案涉及 CRISPR-Cas9基因编辑技术专利优先权转让的合法性争议。法院认为,优先权并非独立财产权,其具有依附性、派生性、非排他性等特点。优先权是一种依附于专利申请的程序性权利,其转让要求不应过于严格。本国优先权转让后,其在先申请视为撤回。与本国优先权转让不同,外国优先权转让后其在先申请依然存在。基于转让结果的差异化,外国优先权转让不要求全体转让人签字,其转让比本国优先权转让标准宽松。针对 PCT申请进入中国国家阶段的外国优先权,现行《专利审查指南》亦未强制要求全体转让人签字。最终法院驳回原告诉求。

  【案情介绍】

  该案涉及 CRISPR-Cas9基因编辑技术专利,株式会社图尔金请求宣告第三人布罗德研究所等拥有的专利全部无效,理由之一是该专利不能享有两项美国临时申请(P1/P2)的优先权。如果优先权不成立,则数篇在优先权日之后、申请日之前公开的现有技术文件将可用于评价专利的创造性,专利很可能被宣告无效。

  国家知识产权局经审查后认定,尽管本专利的申请人并未完全取得P1/P2全体发明人(即美国法下的申请人)签署的优先权转让证明,但其仍有权享有优先权。

  株式会社图尔金不服该决定,向北京知识产权法院提起专利权无效宣告行政纠纷案。

  北京知识产权法院经审理后驳回株式会社图尔金的诉讼请求。目前,该判决已生效。

  该案中,优先权转让的争议点极为复杂。该案在先申请(P1/P2)系由四位发明人在美国提出的申请:Zhang Feng、Cong Le、Habib Naomi、Marraffini Luciano。在后申请(本专利)的申请人为三个机构:布罗德研究所、麻省理工学院、哈佛大学。转让情况:本专利申请人提交了发明人Zhang Feng和 Cong Le签署的优先权转让证明,但未提交另外两位发明人 Habib Naomi和 Marraffini Luciano的转让证明。

  根据转让证明,本专利的申请人与在先申请的申请人“完全不一致”,且转让证明文件不完整。原告据此主张,根据《专利审查指南》,必须提交由全体申请人签字或盖章的转让证明方能享有优先权。

  【法官评析】

  法院从优先权的法律性质、《专利审查指南》的体系解释以及国际实践的合理性等多个维度进行了深入剖析,最终支持了被诉决定。

  法院首先明确了优先权的法律性质,指出优先权并非独立的财产权。它与专利申请权、专利权不同,具有以下特征:依附性,优先权必须依附于特定的专利申请而存在,不能独立转让或行使。派生性,其价值源于为专利申请提供一个更早的申请日,从而对抗在此期间公开的现有技术,其本身并不直接产生经济利益。非排他性,与专利权或专利申请权的转让通常具有排他性不同,一项在先申请的优先权理论上可以“许可”给多个不同的在后申请使用,只要这些在后申请的主题相同。

  正因为优先权是一种非独立的、派生性的程序性权利,其转让的要求就不应像处分核心财产权(如专利申请权)那样严格。这也是宽松解释转让证明要求的法理基础。

  该案中,原告主张应严格适用《专利审查指南》中关于“全体申请人”签字的规定。法院则通过对《专利审查指南》不同章节的对比,进行了相关规定的体系解释:国内申请要求本国优先权的规定最为严格,要求申请人“应当一致”,不一致则需“全体申请人”转让。这是因为要求本国优先权会导致在先申请被视为撤回,直接影响其他共有申请人的实体权利。国内申请要求外国优先权则规定相对宽松,允许在后申请人是“在先申请人之一”。PCT申请进入国家阶段要求外国优先权(即本案情形)规定最为宽松。《专利审查指南》第三部分第一章第5.2.3.2节仅规定证明文件应由“转让人签字或者盖章”,并未出现“全体”二字。

  法院认为,这种差异化的规定体现了本国优先权与外国优先权不同:对于形成于中国法域之外的专利申请和优先权文件,审查标准应更为灵活和务实,以尊重国际申请实践,并避免过度介入外国法下的权属纠纷。苛求PCT申请必须提供“全体转让人”证明,无异于将本国优先权的严格标准不适当地套用于外国优先权,不符合《专利审查指南》的体系逻辑和规范目的。

  国家知识产权局和法院并未因形式上的“不一致”而简单否定优先权,而是对“权利转移”后的法律状态进行了实质性审查。

  法院认可了被诉决定的推理:Zhang Feng和 Cong Le的转让行为完成后,P1/P2的申请人实质上已变更为“布罗德研究所+麻省理工学院+哈佛大学”与“Habib Naomi+Marraffini Luciano”的组合。此时,本专利的申请人(布罗德研究所等)构成了这个组合中的一部分,即属于《专利审查指南》规定的“在后申请的申请人是在先申请的申请人之一”的情形。因此,符合享有优先权的条件。这种认定关注的是申请人是否通过合法转让而获得了申请人的“身份”或“资格”,而非机械地核对名单是否完全一致。

  原告提出,本专利的同族专利在欧洲和韩国因类似的优先权问题被宣告无效或拒绝授权。法院明确表示,中国的专利审查应依据中国法律。欧洲和韩国通常要求申请人不一致时必须提交完全一致的转让证明,而中国《专利审查指南》则有不同的、更宽松的规定。不能以他国的审查结果来否定中国行政机关依法作出的行政决定。

  【典型意义】

  本案判决对专利实务,特别是涉及跨国技术合作的专利申请具有参考意义。

  首先,该案明确了优先权转让的审查尺度。法院判决澄清了 PCT申请进入中国国家阶段时,享受外国优先权的转让证明标准并非“铁板一块”的“全体转让人签字”,而是要根据《专利审查指南》的具体规定进行个案分析,尤其注重对权利转移实质内容的审查。

  其次,该案体现了鼓励技术传播与运用的价值导向。法院指出,给予共同申请人中每个个体相对灵活的享受优先权的空间,“更有利于专利权的产生和推广运用”。这一价值判断与专利制度激励创新的根本目的相契合,避免因过于严苛的程序要求阻碍先进技术的及时保护和应用。

  再次,该案为创新主体提供了明确指引。对于跨国企业、高校及科研机构而言,在进行国际合作研发并申请专利时,应高度重视优先权转让文件的及时性和完整性。尽管本案因法律解释而支持了不完整的转让,但这存在一定风险。最稳妥的做法仍是确保在提交 PCT申请前或进入国家阶段时,获得全体发明人/申请人完备的转让证明,以规避潜在的法律争议。

  该判决不仅维护了专利权人的合法权益,更深远来看,它为中国创新主体参与全球科技创新合作营造了更加稳定、可预期的法治环境,对促进高水平技术引进与输出具有积极的推动作用。

  (作者单位:北京知识产权法院)

(编辑:刘珊 实习编辑:蔡友良)

法院
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