境外商标布局与规划

一、境外商标布局与规划的重要性

商标保护具有地域性，因此，在中国注册有效的商标无法在其他国家或地区自动获得保护。商标品牌是企业参与国际市场竞争的重要武器。与在境内进行商标布局一样，境外商标的整体布局与规划对企业的涉外业务具有极大的影响，成功的境外商标布局与规划是企业在境外延续在境内的商标品牌形象和商标品牌影响力的基石。

未经批准或注册的商标在绝大多数国家和地区的保护力度非常有限，在缺乏全球检索的情况下， 有可能在实际使用中侵犯在先商标特别是驰名商标的专有使用权；与此同时，也容易被他人有意或者无意予以抢先注册，即他人早于商标真正所有人在境外申请注册其商标，以期获得经济利益的不正当竞争行为。特别是对于已经具有较高知名度和美誉度的国内品牌，存在大量在境外被他人有意或者无意抢先注册的现象。商标作为企业商业信誉的重要载体，一旦被抢注，对企业来讲，其遭受的损失是难以估计的。

例如，王致和集团在海外市场作了广泛部署， 在美国、加拿大、东南亚等国家和地区提交了商标注册申请。2006年，在王致和集团准备进入德国市场时，发现“王致和”图形商标已经被一家德国公司抢注。该公司名为OKAI Import Export GmbH(下称德国欧凯)，是由德籍华人开设的主营中国商品的超市。其销售“王致和”品牌产品，且曾是王致和产品在德国的经销商。王致和集团发现该抢注商标注册情况时，该件商标的异议公告期已过，商标已经获得注册。王致和集团通过律师向德国欧凯发送了律师函试图协商，但德国欧凯并未有任何回复。 2007年，王致和集团向德国慕尼黑地方法院提起诉讼，开启追回“王致和”商标之战。

在诉讼过程中，王致和集团发现并向法院提交了以下方面的证据:王致和集团对其图形商标享有著作权的证据、德国欧凯公司抢注“王致和”商标的主观恶意证据，包括德国欧凯抢注了“狗不理”“少林寺”“老干妈”“恰恰”等多件中国知名商标。在诉讼中，王致和、狗不理、少林寺、桂发祥等四家企业出具了签字的声明，共同证明德国欧凯公司存在持续性恶意抢注行为。

最终，德国慕尼黑地方法院以及慕尼黑高等法院均判决王致和公司胜诉，德国欧凯停止使用“王致和”商标。[1]

当前，海外抢注我国企业商标的主体通常集中在两种类型，一为企业的海外经销商；二为职业抢注人。

部分国内企业海外商标保护意识较为薄弱，未提前进行海外商标布局，在与海外经销商的合作过程中亦未明确商标权的归属，或与经销商在海外经营权上存在分歧，部分经销商在感受到该品牌或产品的市场竞争力后，通过商标抢注的行为来牟取更多的利益。

2020年，国内知名玩具企业的商标在美国被合作多年的经销商抢注。该抢注人依仗已获得的美国在先商标权利，并借助美国亚马逊平台投诉系统尚未完善且未配备专业律师团队的漏洞，在亚马逊平台申请了侵权投诉，导致该企业在美国亚马逊平台的玩具产品一夜之间全部被迫下架，造成的经济损失不可估量。

在商标领域，还有一种以大量抢注商标并据此维权的“职业抢注人"，他们往往会将一个行业里数十，甚至数百个企业商标批量抢注，然后坐等商标权利人前来协商谈判，并在协商谈判过程中要求高额费用来以此牟利。

海外商标抢注事件屡见不鲜，除了上述案例， 像我国知名企业同仁堂、狗不理、联想等都存在商标在境外被抢注的情况。

为了更好地应对企业商标在海外被抢注以及被侵权的问题，我国企业应当增强商标保护意识，及时结合实际业务需求，开展海外商标布局，加强商标和市场监控。如遇海外商标纠纷，亦要及时采取合理措施积极应对，切实维护自身合法权益。

企业商标在遭遇他人抢注后，一般有四种方式处理:通过法律程序将抢注商标撤销、与抢注方谈判有偿转让、放弃相关市场、注册新商标。[2]如果出现企业商标在境外被抢注的情况，对国内企业来讲，无论采取哪种方式处理都绝非易事，都会耗费难以估计的时间成本和资金成本。进行境外商标整体布局与规划，有助于防止商标在境外被竞争对手、 经销商或者其他利害关系人抢先注册，同时也有助于帮助企业完成国际商业布局。

实践中，企业处理商标在境外被抢注方面的纠纷及侵权事宜存在不小的难度。

首先，如遇海外商标纠纷，需及时委托境外律师处理相关纠纷事宜。国内企业不可能在短时间内迅速地了解各个国家或地区律师的维权经验是否丰富、维权策略是否得当、是否诚实可靠、收费是否合理等，故而不能够轻易地与其建立信任及委托关系。各个国家或地区的商标法律法规存在较大差异， 其商标法律体系的构建、相关法律术语的内涵和外延、具体维权程序等也存在不容小觑的差异，更何况还存在语言不通、文化差异等问题。上述问题也会导致国内企业难以在短时间内获悉最为有效的维权方案和策略，增加企业境外商标维权的难度。

其次，一旦进入商标法律维权程序，如异议、 撤销、无效宣告等，对于国内企业而言，在提供支持证明抢注事实的证据方面存在难度。有的国内企业商标保护意识薄弱，在日常经营中亦不会留意收集相关的使用证据，故在维权程序中较难提供强有力的证据材料。而且部分维权程序除了需要证明抢注人具有恶意、使用不正当手段、牟取不正当利益或者是该商标品牌的代理商或经销商外，还需要提供被抢注商标具有相当的市场竞争力和国际影响力的有关证据。这些证据材料的提供，也会对企业能否顺利维权造成困难与阻碍。

同时值得关注的是，部分海外国家和地区境外商标维权所耗费的时间成本及费用是非常高昂且难以预估的。部分国家和地区商标维权程序的律师费用是按小时计费。如在美国，通常情况下，律师小时费用约为350美元到600美元不等。其小时费用也会因律师资质及代理经验不同而存在差异，资历越长、代理经验越丰富的律师小时费用越高。若涉及证据材料的评估和分析，以及证据材料的答辩等环节，则实际产生的案件律师费用十分高昂。且部分国家和地区的商标维权程序非常繁琐，耗时较长。 通常情况下，若涉及法院诉讼程序，则案件耗费的时间可能会是三到五年不等，甚至会受当地审查员案件审查速度及案件积压情况影响，耗时更长。特别是英美法系国家，争端解决机制十分复杂，长达数年的和解诉讼也是常见情况。

另，一般企业没有能力建立强大的商标监测与检索数据库。监控手段有限，则难以实现商标抢注的全球监测，不能够及时发现抢注商标信息。即便企业委托商标代理公司或者大数据公司进行全球商标监测与检索，但是有关数据可能存在一定的滞后性，而有些国家的商标注册审查公告期非常短暂， 导致企业能够通过法律程序将抢注商标撤销的时间很有限。一旦错过公告阶段，打击抢注商标的难度将更大。

基于上述分析，对于拟实施国际商业战略的国内企业，应当及早聘请专业机构，在专业机构的协助下，在充分监测调研的基础上，量身定制境外商标整体布局与规划。

二、境外商标布局的可行性

企业在实施境外商标布局时，在商标设计阶段应充分关注各个国家或地区相关法律规定中与商标可注册性有关的注意事项，如需要先了解各国商标法律法规规定的禁止注册或使用的条款；对于缺乏显著性的认定标准和常见情形；哪些图形要素与文字内容容易与在先商标特别是驰名商标构成冲突； 通用名称的有关规定。在申请商标注册时，企业所提交的商标图样不得违反各国或地区商标法中的一般性禁止规定。违反禁止性规定商标不仅不能获准注册，也禁止作为商标使用。

商标应当具有显著性，具有在特定商品或服务上识别商品或服务来源的功能。1976年，美国傅瑞德法官提出了权威的商标“五分法”，即按照显著性强弱将商标分为通用名称(general name)、描述性标志(descriptive name)、暗示名称(suggestive name)、任意名称(arbitrary name)、臆造名称(fanciful name)。[3]我国《商标法》第十条至第十二条的规定，与《商标审查审理指南》中的第一、 第二、第四、第五与第六部分基本上运用了商标“五分法”的显著性判断方式。[4]臆造名称，例如: "LENOVO”用于电脑、"HUAWEI”用于手机。这种商标获得的保护效力最强，是商标名称的首选。臆造名称原创性强，更容易获得商标注册，也有利于未来维权。

国内企业在选择和设计商标时，除了考虑商标法律的禁止性规定和商标的显著性外，还应注意避免侵犯他人现有的著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、已登记使用并有一定影响的企业字号以及有一定影响的商品或者服务名称、包装、装潢等在先权利或合法权益，否则将会导致商标注册和实际使用遭遇法律障碍。

因此，在选择商标过程中，企业知识产权部门有必要经常与代理机构沟通，并获得来自品牌专家和海外商标战略规划专业人员的建议。在商标图样初步定稿后，需要对欲保护商标在国内全类别进行查询，可以通过世界知识产权组织(WIPO)官网的全球品牌数据库(Global Brand Database)[6]以及马德里监视器(Madrid Monitor)[6]进行查询，全面评估商标的可注册性，当前和潜在风险，被弱化、淡化或丑化的可能性。与此同时，考虑到该商标全球注册保护的可行性以及注册后的稳定性，还应该考虑通过专门的商标检索机构进行全球查询分析评估。

对于需要注册的商标图样，一切具有与申请人产生联系的符号都应该作为商标加以注册保护，特别是海外市场，更加不可或缺。这些符号具体包括企业的主商标、商品商标、型号商标、企业商号、防御性商标、公司简称、商标译名、广告宣传语等。

三、境外商标布局国家或地区的选择

目前，全球共有 220 多个国家和地区。由于境外注册申请商标的费用及时间成本相对较高，申请人需要了解各个国家和地区的商标流程、所需时间和基本费用。企业在进行境外商标布局选定目标国或目标地区时，可综合考虑以下因素：

（一）开展实际业务的地区

在企业开展实际业务的地区申请商标注册，保护相应的商标需要优先考虑并尽快落实，否则将可能面临商标被恶意抢注的情形。

（二）即将投入使用或已尝试推广业务的地区

如果企业已在当地接洽代理商、经销商的，这些地区往往是商标被恶意抢注的多发地和重灾区，需要予以特别关注。[7] 例如，国内最大的内燃机生产企业玉柴集团，旗下“玉柴 YUCHAI”商标在全球多地被恶意抢注，经调查，大多数是当地代理商、经销商所为。[8]

（三）商品的制造地和转运地

这些地区与商标商品的生产与流通环节密切相关，特别是仿冒情况严重的国家，建议申请人快速申请商标注册。

（四）传统发达地区海外市场

一般而言，美国、欧洲、日本、韩国、新加坡等传统优势国家和地区消费能力强，通常是世界各国出口企业的目的地。建议尽早在此进行商标注册申请。

（五）容易被抢注的国家或地区

由于较为落后，法制环境较差，且商标不容易进行检索和查询的国家或地区，如非洲、中东；采用“公告前置制度”，后期实质审查程序很宽松的国家或地区，如南美洲。此外，在一些抢注成本较低，即商标注册申请费用较优惠，但维权成本非常高昂、抢注现象频发的地区，如东南亚，最好进行及早商标布局，以避免商标被抢注。

（六）没有异议制度的国家或地区

目前世界上一些国家商标法中并没有规定异议制度。这些国家有：俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、荷属安德列斯、乌克兰等。对于这些没有异议制度的国家 / 地区，要尽量提前进行商标布局，以避免被抢注进而陷入很被动的局面。其中，俄罗斯地区虽无异议制度，但在商标实质审查阶段均可通过提交反对意见的方式来维权。

四、境外商标注册申请程序的启动

在企业内部敲定欲申请注册的商标图样、拟注册申请的商品或服务类别及欲开展境外商标布局的地区后，应当尽早启动境外商标注册申请程序。

世界上绝大多数国家或地区采用申请在先原则，对于相同近似商标，初步审定并公告申请在先的商标。申请日是决定相同近似商标是否能够注册的关键。对于初次申请的商标，可以利用《巴黎公约》规定的优先权原则⸺任何公约成员国的申请人，在向某一成员国首先提出商标注册申请后6个月内，又向其他成员国提出同样申请的，其他成员国应以该申请人首次提出申请的日期为申请日，即享有优先权。在优先权期限内，即使有任何第三人提出申请或使用了该商标，申请人仍因享有优先权而获得商标专用权。申请人可根据国内商标的申请日期，在规定期限内在其他国家主张优先权。

五、境外商标注册的执行

境外商标的保护内容、保护地区和启动注册时间确定后，将进入执行阶段。建议企业选定境外商标注册申请经验丰富的代理机构和代理人，协助企业开展境外商标布局。

对于境外商标代理机构的选择，企业应当从专业素质是否过硬、实战经验是否丰富、工作态度是否积极、收费是否合理等方面进行考虑。此外，在选择境外的合作代理机构时，该机构是否了解国内企业的思维模式、沟通方式、付费理念也至关重要。 选择既了解目的地国家或地区的商标法律制度、具有丰富经验，同时也了解国内委托人实际需求和付费方式的代理机构，会进一步控制好费用支出。[9] 另外，选择在具体委托事务上拥有核心竞争力和独立自主决定海外合作律师所的代理机构，也是保证专业水准和费用控制上的一个关键要素。[10]

实务中，即使前期做好充分的准备工作，在海外商标注册过程中也不可避免地会在个别地区发生审查异议、驳回等法律程序。一且出现这些情况， 代理机构需要及时和委托人沟通并提供必要的法律建议。对于一些比较复杂、棘手的案件，代理机构在出具法律意见前和处理具体案件过程中还需要和所在国的审查员进行沟通，争取最大机会克服法律程序阻碍。对于一些急需授权的商标注册申请，可以在满足一定条件下，通过某些国家特有的加快程序解决，例如，日本、韩国、美国、德国、欧盟等都具有相应的商标审查加快程序。（王晓燕 作者系广州珠江监理咨询集团有限公司审计合规部风控合规专业经理）

注:本部分内容为《商标代理合规实务》教材编写课题的阶段性成果。

注释

[1]张燚.微信公众号天驰君泰银川分所.律师视点|典型商标恶意抢注纠纷案简析一-国内企业进军海外商标保护(一).2022.06.18. 

https://mp.weixin.qq.com/s/hIG5Ve3hgFHYueFadOTarA. 

[2]汪涛，杨淼.IPRdaily.海外商标的布局与保护.2020.10.30.

https://mp.weixin.qq.com/s/SRKraLIj-i2IROIJY5Ns W. 

[3]汪涛.如何申请美国商标[J]法人.2019(07):15. 

[4]徐英晗，动态商标的实质审查要件——显著性与非功能性认定[J].电子知识产权.2021(5).

https://mp.weixin.qq.com/s/2 OuZxQc8üpdr106ONnjQ. 

[5] Global Brand Database

https://branddb.wipo.int/zh/quicksearch?sort score%20desc&start-0&rows=30&asStructure-%7B%22boole an%22:%22AND%22,%22bricks%22:%5B%5D%7D&-1696472564406. 

[6]WIPO Madrid Monitor

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/. 

[7]汪涛.为海外知产保护"降费"UJ]法人.2020(09):8. 

[8]同[2]. 

[9]同[7] 

[10]同[2].

（编辑：刘珊）