沈阳法院：不用赔!

因为银行使用了“沈抚”，结果成为了被告，被索赔2.4亿。虽然双方曾有过转让使用协议，也曾约定过商标转让费，但这些都因为一件事成为无效。8月16日，沈阳市中级人民法院公布判决结果。

案情

银行使用“沈抚”字样成被告

原告沈阳某农业有限公司（以下简称某农业公司）与被告辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司（以下简称沈抚农商行）商标许可、转让合同纠纷案中，原告诉至沈阳知识产权法庭，要求沈抚农商行依约定支付商标许可使用费、转让费及违约金，合计2.4亿元。

沈阳知识产权法庭查明，依据辽宁省政府《沈抚连接带总体发展概念规划》，沈阳、抚顺交界处抚顺一侧258.8平方公里地域范围统称为“沈抚新城”，并经批准设立“沈抚新城管理委员会”。被告沈抚农商行于2011年2月起使用现企业名称，且主要在沈抚新城区域内经营。案外人沈阳某工贸有限公司（以下简称某工贸公司）系沈抚农商行的股东，某工贸公司法定代表人任沈抚农商行董事。某工贸公司于2011年3月申请注册“沈抚”文字商标，商标核定的服务范围包括银行等。沈抚农商行曾书面承诺自2012年3月至2022年3月，每年向某工贸公司支付“沈抚”商标使用费360万元。2021年12月31日前以1.5亿元一次性购买商标权。

另查，上述有偿使用、购买商标权的事项，未经沈抚农商行董事会或股东会讨论。2017年9月，某农业公司从某工贸公司处受让取得“沈抚”商标及相关权利后，提起本案诉讼。

裁判意见

驳回诉讼

沈阳知识产权法庭认为，依据《中华人民共和国公司法》第二十一条的规定，“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益”。对于利用关联关系进行交易的效力认定，应以损害公司利益为标准。涉案合同标的为注册商标专用权，亦应结合商标排他性、无形性，商标标识特点及依法合理使用等因素，予以综合判断。

商标法所称商标的使用，是指将商标用于商业活动中，用于识别商品来源的行为。涉案商标标识 “沈抚”，与政府规划的“沈抚新城”地域名称相同，系沈阳、抚顺的城市简称。而企业名称一般由行政区划、字号、行业及组织形式等组成。被告使用“沈抚”字样，系对企业名称，特别是对行政区划名称的合理使用。虽然原告“沈抚”商标核定的服务类别包括银行，但被告在企业名称中使用“沈抚”，系为指示、说明主要经营地“沈抚新城”，并未超过合理范围。同时，被告企业名称使用时间亦早于“沈抚”商标注册申请。故而，沈抚农商行为了取得“沈抚”商标专用权而进行许可使用、转让的交易行为，不具有合理性。

另外，虽然沈抚农商行曾承诺支付“沈抚”商标使用费及商标转让费，但该关联交易未经董事会或者股东会决议。同时，由于知识产权系无形资产，商标的价值与商标的知名度和显著性存在关联，涉案商标在未经价值评估的情形下，以超过沈抚农商行注册资本50%的金额确定使用费和转让费，且商标权利人在合同履行中亦未依法进行商标许可备案登记，无法保障被许可人的商标权利。故而，沈阳知识产权法庭认为，合同的签订和履行不符合交易惯例，本案关联交易的合同明显存在损害沈抚农商行利益的后果，应依法认定无效。

综上，沈阳知识产权法庭判决驳回某农业公司全部诉讼请求。判决已经发生法律效力。

法官说“法”

沈阳知识产权法庭副庭长吴松表示，本案系商标许可、转让合同纠纷，虽然公司法规定，股东不得利用关联关系损害公司利益，但该法条仅为原则性的规定，尤其在涉案标的为商标权时，需要法官综合运用公司法和商标法的相关规定，对是否侵害公司利益进行价值判断。本案从商标的排他性、无形性、商标标识的特点及是否符合商标法规定的合理使用等因素入手，综合考量了商标许可、转让合同中交易动机的合理性、交易惯例的通识性及交易结果的客观性。最终认定本案属于股东利用关联关系，损害公司利益的行为。依法判决驳回原告诉讼请求。本案对中小投资者权益保护、公司治理法治化的规则引领，具有积极的促进作用。

辽沈晚报记者 康科峰