从一起啄木鸟商标侵权案看傍名牌的实质

　　“傍名牌”现象自1999年底2000年初出现以来，在我国已呈愈演愈烈之势。从最初的VCD产业蔓延到服装等众多行业，从国内名优企业蔓延到国际知名企业，从我国内地蔓延到香港、法国等地区和国家。以“傍名牌”为代表的知识产权权利冲突诉讼呈不断上升趋势，案件的类型复杂，涉及的领域广泛，给许多知名企业和消费者带来的危害越来越大。

　　案情： 四川省华蓥市工商局双河工商所执法人员日前在市场巡查时，发现华蓥市滨河 东路178号服装门市的门楣上，悬挂着“(香港)啄木鸟服饰国际集团有限公司”的招牌，随即对该门市进行了现场检查。只见门市内悬挂和堆放有业主潘某坚称“正宗”的啄木鸟服饰100余件。这些服装共同特征是：商标图案都是一只鸟，有的与七好(集团)有限公司的“啄木鸟”注册商标图案非常近似，尽管一些服饰的字母商标不是“啄木鸟”，但生产厂家却无一例外地打着“某某‘啄木鸟’服装有限公司”字样。执法人员当即扣留涉嫌侵权的服装77件，并立案调查。

　　据了解，当事人潘某于2003年11月至2004年8月，从成都荷花池市场购进“九江啄木鸟服装有限公司(以下称九江公司)”和“法国啄木鸟(香港)服饰有限公司(以下称法国啄木鸟公司)”生产的“啄木鸟”衬衣64件，购进浙江万山红衣业有限公司生产的“啄木鸟”长裤40条，然后在门市以每件120～498元的价格销售给消费者，至查获时已销售了27件。

　　执法人员发现，潘某销售的九江公司的服装上的商标是“香港啄木鸟(集团)有限公司”许可其将香港万利贸易公司转让的图形商标和字母商标合二为一组合变形后使用，其与七好(集团)有限公司第680928号图形字母商标(1994年1月1日经国家工商总局商标局[以下称商标局]核准注册)近似，从而诱导消费者及相关公众误认。

　　此案在案审时，因九江公司、法国啄木鸟公司的服装用商标也为注册商标，是否构成侵权，案审人员争议十分激烈。

　　第一种意见认为：首先，潘某销售的服装上的商标为合法注册商标，无论单独的图形商标，还是字母组合商标都与香港七好公司的商标有明显区别。其次，九江公司、法国啄木鸟公司生产使用在服装上的商标为正常组合使用两个独立的注册商标；在标牌上是完全按照核准的图形、文字式样使用，应属合法使用。在服装上虽然有改动，但因服装和材料所致不能完全准确反映商标原样，实属情有可原。再次，法律上未规定一件商品上允许几个商标，并未排除注册商标的组合使用，因此认为，不应认定为近似商标侵权行为。

　　第二种意见认为：这两家公司使用在服装上的组合商标虽然为注册商标，如单独正确使用，可能不构成近似，但因其图形、字母、文字组合使用后，造成与七好(集团)有限公司的“啄木鸟”注册商标近似，易误导公众。两家公司在标签上的商标虽然正确使用，但其组合形式也与香港七好公司组合商标近似，极易误导公众。此外潘某有误导公众的实际行为，其制作的店铺招牌突出显著的标明“啄木鸟”名称，故意使变形的商标或组合的商标与七好(集团)有限公司“啄木鸟”的商标近似，造成相关公众误认误购。

　　第三种意见：潘某未经工商部门登记，擅自设立店堂牌匾广告，其行为违反了《店堂广告管理暂行办法》的有关规定，属擅自设立店堂广告行为。应依据《店堂广告管理暂行办法》第十五条和《广告管理条例施行细则》第二十八条的规定，对当事人进行处罚。

　　笔者认为此案应该按照第二种意见进行定性处罚。意大利“啄木鸟”品牌，是世界著名的服饰品牌，为蒙得利家族在世界时装之都罗马创立。七好(集团)有限公司是意大利“啄木鸟”品牌在第25类服装、第18类皮具注册商标的中国内地唯一合法持有人，该公司在中国内地仅仅对三家公司进行了授权生产销售，即授权东莞市七好服饰有限公司生产销售“啄木鸟”男装服饰、上海七好服饰有限公司生产销售“啄木鸟”羊毛衫针织服饰、浙江海宁市澳罗马皮业有限公司生产销售“啄木鸟”皮衣、皮手套产品。为何现在市场上有如此众多的“啄木鸟”呢？其中的一个主要原因就是某些企业和个人利用我国内地与香港及国外一些国家登记注册法律制度的差异，将国内外知名企业的字号或商标到香港或境外注册成公司，或将自己在我国内地注册和受让的商标依法转让给自己在境外注册的企业，再由香港或境外企业通过“商标许可使用”、“授权生产”等方式，许可内地企业生产、销售与他人驰名、著名商标同类的产品，并在产品上淡化商标的标注，突出标注包含有驰名、著名商标的境外企业名称，其实质是引起广大消费者误认误购，造成市场混淆。

　　如浙江台州一服装生产企业先在商标局申请注册了“鸟”的图形商标，然后到香港登记注册了“法国啄木鸟(香港)服饰有限公司”的企业名称，再将“鸟”的图形商标依法转让给“法国啄木鸟(香港)服饰有限公司”，再由“法国啄木鸟(香港)服饰有限公司”以“授权生产”名义，许可台州服装生产企业使用“鸟”的图形商标和“法国啄木鸟(香港)服饰有限公司”的企业名称，再加上其包装、装潢设计，就达到了傍“啄木鸟”名牌的目的。

　　据查，香港“啄木鸟”(集团)有限公司是2001年11月9日在香港登记注册，将七好(集团)有限公司的“啄木鸟”中文文字注册商标(第688220号于93年1月10日经商标局核准注册)注册为香港“啄木鸟”(集团)有限公司的字号。这些将与他人注册商标相同的文字作为公司字号，并突出使用，是以引起相关公众对商标注册人和企业名称所有人之间关系的误解或误认，违反了《商标法》保护在先合法权利原则的规定。

　　最高人民法院在新《商标法》颁布之后出台的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(最高人民法院法释[2002]32号)第一条第(一)项：“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”。所以，潘某销售所谓“正宗啄木鸟服饰”和突出使用他人注册商标作招牌的行为属侵犯注册商标专用权的行为，违反了《商标法》第五十二条规定，应当适用《商标法》的有关规定定性处罚。

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