北京一科贸公司注册“金鼎轩”商标算不算抢注

　　新闻背景

　　据4月21日《北京娱乐信报》报道，继小肥羊、西域食府发生商标纠纷后，近日，北京的餐饮名楼“金鼎轩”成了名副其实的冤大头，它几年没有申请下来的商标被别人成功注册，并成为招商加盟的招牌。

　　4月20日，北京金鼎轩酒楼有限责任公司的董事长杜春江向记者抱屈地说：从4月13日开始，他们酒楼就不断接到询问加盟之事的电话，有的甚至找上门来要加盟，后来才发现是一家公司名叫北京金鼎轩科贸有限公司在媒体上发广告，它以“金鼎轩”主题餐厅的名义向全国招商加盟连锁店，由于北京金鼎轩科贸有限公司已经注册成功，享有“金鼎轩”商标权。为此，北京金鼎轩酒楼有限公司只能吞下苦果。

　　据了解，北京金鼎轩酒楼有限责任公司在1997年申请注册“金鼎轩及图”商标时，却发现宁波金鼎宾馆已经注册，商标使用服务是“餐馆”。国家工商总局商标局认为，该公司的申请与宁波的金鼎相似，在审查意见书上要求他们删去商标中的“金鼎轩”文字。可让人意外的是，2001年北京金鼎轩科贸有限公司却在同类服务上提出“金鼎轩”的商标申请，获得成功。据杜春江介绍，北京金鼎轩酒楼有限公司已经向国家工商总局商标评审委员会提出异议，要求撤消北京金鼎轩科贸有限公司抢注的“金鼎轩”商标。

　　另据悉，北京金鼎轩科贸有限公司认为近日有媒体对该公司依法注册的商标“金鼎轩”进行的报道有不实之处。随后该公司以广告形式在《中国工商报》等报发出声明指出：北京金鼎轩科贸有限公司成立于1998年10月8日，现已发展成为集电子计算机及软件、化工产品、机械设备、电器设备、五金交电、洗车配件、图书、百货销售以及企业形象策划、科学技术开发、经济信息咨询、餐馆、茶馆、酒店、宾馆、酒吧等项目为一体的以多种经营为特色的具有相当规模的综合型企业。“金鼎轩”是我公司从成立之日起一直使用的商标。我公司一贯重视对自己的知识产权保护，2001年积极主动地将自己的商标进行注册。我公司在准备发展餐饮之初，就考虑到知识产权的保护，并在国家商标局就“金鼎轩”商标进行了查询。结果显示，没有与“金鼎轩”商标相同的其他在先权利信息，为此，我公司依法按程序进行了“金鼎轩”商标的注册申请。

　　本期主持

　　杨灿 北京中同律师事务所律师

　　本期嘉宾

　　杨振山 中国政法大学教授、博士生导师

　　李顺德 中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师

　　李虹 中国青年政治学院法律系副教授

　　方志远 北京义方律师事务所主任律师

　　李海彦 天时律师事务所律师

　　吕新伟 北京融商律师事务所律师

　　本版所议话题仅代表嘉宾个人观点

　　议题一：北京金鼎轩科贸有限公司注册“金鼎轩”商标算不算抢注？

　　主持人：在京城的餐饮市场中，金鼎轩酒楼因具有一定的知名度备受瞩目。近日，金鼎轩的商标之争再次成为公众关注的焦点。据了解，金鼎轩酒楼已向工商部门提出争议，要求撤消金鼎轩科贸有限公司注册的“金鼎轩”商标。在今天的研讨之初，我们来看一看金鼎轩科贸有限公司的行为算不算抢注？

　　方志远：抢注是指以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。按照商标法的规定，两个人申请注册同一个商标，谁先申请，谁就能得到注册，谁后申请，谁就得不到注册，就不能得到注册商标的所有权，就得不到相应的保护。但是，如果两个人在同一天申请注册同一个商标，其中一个人已经在先使用这个商标，而另一个人没有使用这个商标，那么，已经使用这个商标的人应该得到注册。如果以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，则构成抢注。

　　在本案中，由于金鼎轩酒楼有限责任公司并没有“注册在先”，在金鼎轩科贸有限公司申请注册时金鼎轩酒楼有限责任公司又没有同时申请注册。所以，在没有其他原因的前提下，金鼎轩科贸有限公司注册成功是完全合法的，并不构成抢注。如果“金鼎轩”已是驰名的餐饮商标，或者金鼎轩酒楼有限公司已是驰名的餐饮企业，而金鼎轩科贸有限公司意图利用他人创造的驰名商标谋取利益，就属于抢注。但金鼎轩酒楼有限公司并非全国知名的企业，“金鼎轩”也非驰名商标，且科贸公司也早已在1998年使用金鼎轩这一企业名称，所以，科贸公司在2001年公司成立三年后注册“金鼎轩”商标完全合法，而不能视为抢注。

　　李虹：从现实看，酒楼使用金鼎轩商标多年，但当年注册未成功，因而不具有专有使用权，商标法对未注册商标实行适度的保护，我国《商标法》的规定表明，在坚持商标申请在先原则的同时强调申请在先原则的正当性，对于违反诚实信用、商业道德的抢注行为要予以禁止。但是，他人是否构成“抢注”，要看使用在先的商标，是否具有一定的影响力，一定的使用历史和使用范围，为相关消费者所熟悉和认可，要证明抢注者是否具有主观恶意。

　　李海彦：我认为“抢注”并不是严格意义上的法律概念。因为根据《商标法》第31条、第41条，该商标的申请人(或注册人)在其申请注册时，无论是否明知他人使用在先，是否主观怀有恶意，只要是在先不间断使用该商标的人，在法定的五年时间内提出权利主张，都有可能导致撤消该注册商标的法律后果。这反映了我国《商标法》既采用注册取得商标权制度，又承认使用取得的商标权，二者冲突，则以“使用优先”处理商标争议的实际。因此注册人在申请时的主观状态并不是判定其享有的商标权是否有效的依据。另外，在没有足够证据证明金鼎轩科贸公司具有主观恶意的情况下，将其依法定程序进行的注册申请行为表述为“抢注”也是不恰当的。

　　吕新伟：金鼎轩科贸公司注册的“金鼎轩”商标，如果该公司在申请注册商标时并不知道金鼎轩酒楼的存在情况，则不存在“抢”注的问题。

　　主持人：商标抢注应当满足哪些要件？

　　杨振山：我认为：1.要有抢注人先于在先使用权人获得商标注册的事实；2.抢注人存在以复制、模仿、翻译等方式，将他人创造的品牌进行商标注册的行为；3.就主观而言，抢注人具有复制、仿冒他人商标的故意。本案中北京金鼎轩科贸有限公司于2001年获得商标注册，而酒楼迄今仍未获注册，因而第一个要件是满足的；同时，金鼎轩科贸公司注册的商标与酒楼一直使用的“金鼎轩”字样完全相同，第二个要件也基本符合。问题的关键要看，科贸公司是否存在着复制、仿冒酒楼“金鼎轩”商标的故意。如果确实存在故意，则构成抢注无疑；如果不存在故意，则很难说构成抢注。

　　议题二：酒楼是否有权要求撤消科贸公司“金鼎轩”商标？

　　主持人：据酒楼所述，当年未能申请注册“金鼎轩”商标的主要原因是商标局认为该商标与宁波已注册于同类服务的“金鼎”商标相似。我国相关法律对此是如何认定的？

　　方志远：按照商标法的规定，申请注册的商标，凡不符合商标法的有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，工商行政机关应驳回申请，不予公告。已经注册的商标，如果违反商标法的有关规定，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，工商行政机关应当撤消该注册商标，其他单位或者个人也可以请求商标评审委员会裁定撤消该注册商标。从金鼎轩酒楼有限公司的说法上看，酒楼公司在申请注册时，已有宁波宾馆注册在先，未能注册成功。说明酒楼注册的商标或商标图形与宁波宾馆已注册的商标存在权利冲突，因此不能注册。按照规定，商标注册前商标局会先行检索，存在冲突则不予注册。金鼎轩科贸有限公司在检索时，如果与已注册的商标不存在权利冲突，则工商行政机关批准金鼎轩科贸有限公司的注册申请，就不存在着遗漏或错误。宁波宾馆的注册商标是“金鼎”，科贸公司注册的商标是“金鼎轩”，前者的含意是金子做的鼎或是金色的鼎，后者的含意是一处名叫金鼎的场所，两者并不存在必然的权利冲突，工商机关予以注册没有问题。

　　主持人：如果客观事实确如金鼎轩酒楼所述，对于在同类服务中同一商标的申请，出现两个不同的结果，这一情节应如何认定？金鼎轩酒楼能否提出商标权异议？

　　李虹：科贸公司通过申请，取得“金鼎轩”商标注册，程序上是合法的。但如果科贸公司与1997年宁波有关企业在先取得注册的商标，属于在相同的服务项目注册了相同的商标，这就在实质上违反了商标法28条的规定，造成两个商标权的冲突。按商标法的规定，以该理由对已注册的商标提出争议的，只能是在先的商标权人，即宁波金鼎宾馆一方。

　　杨振山：我认为，有两个问题值得进一步了解：其一、工商部门是否对同一问题的处理采取了截然不同的两个标准；其二、工商部门是否对于金鼎轩酒楼先申请商标注册材料缺乏相应的备案，因而无法查询在先申请人的基本情况，从而最终导致了两家公司关于同一商标的纠纷。

　　如果出现上述情况，对已经注册的“金鼎轩”商标有争议，酒楼自商标注册5年内享有向商标评审委员会请求撤消商标的权利。同时，如果当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

　　李海彦：我们假设酒楼1997年提出注册申请时，宁波金鼎宾馆的注册商标尚在十年有效期内，酒楼申请自然被驳回，而2001年科贸公司提出注册申请时，恰好宁波金鼎宾馆的注册商标失效超过一年，根据法律规定，科贸公司的申请当然获得核准。如此，工商部门的行政行为并无不当。否则，在已经实现办公自动化的今天，冲突检索出现遗漏难以让人理解。至于酒楼的委屈，根据《商标法》第41条的规定，可以请求商标评审委员会裁定撤消该注册商标，如其对裁定不服，可以向法院起诉。

　　议题三：北京金鼎轩酒楼是否有权继续使用“金鼎轩”商标？

　　主持人：如果北京金鼎轩科贸有限公司是按正常程序注册商标，成为该商标的所有权人，北京金鼎轩酒楼是否有权使用该商标？能否继续使用“金鼎轩”的招牌？

　　李海彦：由于按正常程序注册的商标也并不能排除最终被撤消的可能性，因此我想换一种说法，即：通过法定程序，本案争议以维持科贸公司已经注册的商标有效而告终，那么根据《商标法》，金鼎轩酒楼则无权继续使用该商标。

　　方志远：如果北京金鼎轩科贸有限公司属正常程序注册商标，由于金鼎轩酒楼有限公司的名称中即有金鼎轩三个字，公司名称是依法注册的，公司又应将名称置于营业场所的显著位置。所以，金鼎轩酒楼有限公司可以以企业名称中的字号形式使用“金鼎轩”三个字，但不得以商标的形式使用“金鼎轩”三个字。如果酒楼公司以商标形式使用“金鼎轩”三个字，则侵犯了北京金鼎轩科贸有限公司的注册商标，北京金鼎轩科贸有限公司可以依法追究金鼎轩酒楼有限公司的侵权责任。

　　吕新伟：如果金鼎轩科贸公司按正常程序注册商标后，金鼎轩酒楼未经许可是无权使用该注册商标的。因为商标专用权人有权禁止他人使用其注册商标。我认为金鼎轩酒楼的企业名称登记时间早于金鼎轩科贸公司的商标注册申请时间，金鼎轩酒楼对于“金鼎轩”这个字号享有“在先权利”。根据《商标法》第九条的规定，申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权益相冲突。金鼎轩科贸公司申请注册的“金鼎轩”商标与金鼎轩酒楼的企业名称中的字号“金鼎轩”相互冲突。如果作为企业名称所有人的金鼎轩酒楼认为自己的企业名称字号在先权利受到损害，它可以在“金鼎轩”商标注册之日起5年内提出撤消“金鼎轩”注册商标的请求。

　　杨振山：从现行商标法的立法精神看，往往以申请注册作为获得商标专用权的法律依据，谁最先申请注册，商标专用权就属于谁。而在先使用不能作为取得商标专用权的依据。即使商标使用者已经在商业上使用某一商标，如果没有向商标局提出注册申请，也不能获取商标专用权，其使用的商标不受法律保护。因而，北京金鼎轩酒楼将无权使用“金鼎轩”商标和招牌。

　　议题四：如金鼎轩酒楼所发表的言论对金鼎轩科贸公司产生了负面效应，是否构成侵权？

　　主持人：近一段时间，我们经常从媒体上看到报道，并都能见到金鼎轩酒楼单方面对此事的解释以及发表的看法，这些言论如对北京金鼎轩科贸公司产生负面效应，是否构成对科贸公司的侵权？

　　吕新伟：言论是否会产生负面效应，要以是否造成不良后果发生损害事实来判断，衡量一种负面效应是否构成损害事实，主要取决于：1.受侵害的对象是否受法律保护；2.行为人的行为是否使法律保护的权利和其他合法权益产生了损害性的后果，以及该后果是否达到了一定程度；3.损害后果是否已经发生的事实，以及这种事实能否依据社会的一般观念和公平意识予以认定。此外构成法律上的侵权责任，行为人还必须有过错，行为人的行为必须与损害事实之间存在法律上的因果关系。我认为本案中酒楼发表的言论对科贸公司不构成侵权。

　　方志远：在金鼎轩科贸公司合法注册商标，在有关机关尚未撤消商标注册或认定构成不正当竞争之前，金鼎轩酒楼有限公司的言论如果对金鼎轩科贸有限公司造成了不良影响，损害了金鼎轩科贸有限公司的名誉，则构成了对金鼎轩科贸有限公司的侵权，应当负法律责任。

　　杨振山：从本案来看，金鼎轩酒楼发表的言论很难说存在着违法性，其对金鼎轩被注册过程的说明是对事实本身的表述，不存在捏造和虚构，也不存在对金鼎轩科贸公司的侮辱，因而不好判断其违法性，故我不认为构成侵权。

　　议题五：对于频频出现的商标纠纷，各位专家有何建议？

　　主持人：从过去的三千里、西域食府以及小肥羊打假，到现在的“金鼎轩”之争，餐饮市场的商标纠纷越来越多。对于近期频频出现的商标纠纷，各位专家有何建议？

　　李虹：我认为：一、1997年注册未成功后，酒楼就应考虑调整自己的商标。因为他人已经在相同的服务项目上取得注册，就意味着在全国范围内享有独占、排他的权利，酒楼继续使用该商标，本身就存在一定的风险，甚至承担侵权的法律责任。所以未注册商标是一种很不稳定的生存状态。二、商标局的审查决定可以通过行政方式、司法方式监督。关注商标公告，及时了解商标初审的情况，对商标所有人、商标权人都十分重要。它可以“防患于未然”。三、酒楼所遗憾的是自身商标保护策略上有所失误。没有法律保护的商标，商标信誉的积累会有一定的盲目性。近期，北京餐饮市场，商标纠纷频频发生，说明商标权人维权意识加强，这有利于市场秩序的规范化，有些商家在纠纷中，发现自己的法律知识、法律的运用手段存在薄弱之处，从中吸取教训，有利于今后的发展和提高。

　　李顺德：以某个商标或商号为名向全国招商加盟连锁店，毫无疑问应该具有一个必不可少的条件，这就是以该商标或商号经营的企业在其准备以连锁店方式扩张的业务范围内的经营应该有其取得成功的业绩，并且在同行业间得到认可。

　　方志远：餐饮企业的短期经营行为，缺少商标保护和合法竞争的意识以及某些商家“借势”的投机心理，是导致餐饮市场商标纠纷频频出现的一个重要原因。面对这种情况，餐饮企业要提高自身素质，提高知识产权保护意识，加强商标字号的使用和管理，依法注册，依法维权。工商行政机关要负起责任，对合法注册的商标和企业名称依法予以保护，坚决依法打击侵犯商标权和不正当竞争的行为。对于违法或采用不正当注册商标或企业名称的，要严格审查，依法查处。

　　议题六：本案引发的社会思考？

　　方志远：我认为最重要的就是要建立一个守法、诚信的社会，一个社会没有诚信，没有法制，生活在这个社会的人就没有安全感，守法、诚信的人就会吃亏，违法的人就会得逞。因此，必须大力建设诚信体制，严厉打击各种不诚信的行为，真正树立守法诚信光荣，依靠守法、诚信、智慧和辛勤的劳动才能致富的社会理念，从而使这个社会变得越来越干净、越来越安全、越来越美好。

　　李顺德：商誉是一种知识产权，是属于企业的无形资产。未经许可，利用他人的无形资产，侵夺他人的财产，是一种窃取行为，无论是窃取有形财产还是无形资产，其性质是一样的。非法利用他人的商誉，是一种典型的不正当竞争行为，属于法律禁止之列。

　　吕新伟：我认为本案给人们带来两点启示：第一是注册商标不能与他人的在先权利相冲突。对于他人在注册商标申请人提出注册商标申请以前，已经依法取得的或者依法享有并受法律保护的权利，申请商标注册时要主动回避这些已有的在先权利。第二是法律要得到平等的实现，不能只依赖于执法部门，市场主体要善于运用法律规则维护自己的合法权益。

　　杨振山：1.该案暴露出我国商标立法的不足，对长期经营使用某一字号的在先使用权人保护不力，这在一定程度上刺激了目前较为普遍的“商标抢注”现象。我国今后立法可适当借鉴国外经验，在实行注册原则的前提下，在一定范围内对商标在先使用权给予适当的特殊法律保护。2.要加强商标注册过程中的管理，强化相关的备案制度，使曾经进行过商标申请的材料能够被查询获知。3.商业的竞争最终将凝结为品牌和商标的竞争，企业要想在社会发展中永久生存、立于不败，必须树立强烈的商标意识，切实有效地维护自己通过辛勤奋斗打造的金字招牌。

　　相关链接

　　《商标法》

　　第三十一条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

　　第四十一条第二款：已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

　　附：商标注册用商品和服务国际分类表(服务)第四十二类杂项服务：包括餐馆、茶馆、饭店、酒吧、快餐馆、流动饮食供应、汽车旅馆、住所(旅馆、供膳寄宿处)、自助餐馆。

　　王晓东