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佛山一批OEM加工出口货品被广州海关扣查引发诉讼 广东省高院判决海关胜诉
专题策划 廖卓斌 专题撰文 时报记者 高江虹 游星宇 专题摄影 时报记者 周 涛
2006年4月27日。对佛山泓信贸易公司的张锦辉来说，这一天真是糟透了。他刚刚接到广东省高院的终审判决书，法院支持广州海关对其企业贴牌生产货物的扣留处罚，打了一年
多的官司，张锦辉还是输了。
“这前后总共赔了30多万元。”昨日面对记者采访时，张锦辉无奈地苦笑。张锦辉是这起涉外贸易的业务员，当初他还以为拉到这一单生意可让自己小赚一笔，没想到不仅赔了钱还贴进了两年的时间和精力。至今他还不明白，国外委托方的商标权在其本国真实合法，自己也尽到了相应的审慎义务，双方签订的加工协议真实有效，该加工产品又不在我国国内销售，何来商标侵权呢？
“阿联酋的企业拥有商标使用权仅在阿联酋有用，它还必须在中国注册，否则不受我国商标法保护范围。”广州海关法规处处长于彬解释道。
虽然这起官司涉及的仅仅是一家企业和30余万货款，但是广东省高院对这起案件的终审判决，对于拥有成千上万家贴牌生产企业的广东来说，无疑具有标志性意义。法律专家指出，随着中国履行WTO协议中对知识产权的保护，海关等机构正在加大对企业侵权行为的检查和处罚，即使是以OEM方式贴牌生产的货品都可能面临着侵权处罚。这一案件，只是开始。
据了解，自2001年中国加入世界贸易组织以来，中国海关查获的侵权案件数量每年平均以30%的幅度增长。去年全国海关查获各类侵犯知识产权货物案件1210起，案值人民币9978万元。
外商委托定牌加工 出口却被海关处罚
张锦辉告诉记者，2004年10月22日，阿联酋客商STANLEY TRADING L.L.C.(史丹利贸易有限公司，下简称“史丹利公司”)委托佛山市泓信贸易有限公司(下简称“泓信公司”，生产单位为佛山市高宝照明电器厂有限公司)生产加工机动车用卤钨灯近14.6万只，货值约30余万人民币。张锦辉作为这单生意的业务员，按公司规定必须全权负责生意的安全。也就是说，生意“成了”就有得赚，“赔了”就自己扛。
原本，张锦辉不想接这单生意，“相比较欧美客商，中东和非洲的信誉要差一些。”但对方的恳情切意打动了张锦辉，于是他依照中国有关法律法规的规定，要求该客商出示相关知识产权持有证明，该客商出示了注册国为阿联酋、注册号码为45875、并经阿联酋外交部官员签名盖章证实、以及经中华人民共和国驻迪拜总领事馆认证的商标证两张，该商标证说明“HENKEL”商标的持有人为史丹利公司。
经审查，泓信公司确信委托生产加工的客商具有“HENKEL”商标许可使用的资质，同时史丹利公司也提供了在我国多次委托其它国内企业加工生产同样产品的证明文件。因此泓信公司依约履行了生产加工合同。
2004年12月20日，泓信公司向广州海关履行这批车用卤钨灯的报关手续时，广州海关发现该批货物标有“HENKEL”标识，涉嫌侵犯深圳市恩同实业有限公司(下称恩同公司)已经在同类产品注册并在海关总署进行知识产权海关保护备案的商标专用权。广州海关立即与恩同公司取得联系，恩同公司确认这些货物并未经该公司授权生产，而且也从产品本体和包装上指出了仿冒关系。
两天后，恩同公司向广州海关提交了采取知识产权保护措施申请书，请求扣留侵权嫌疑货物。因此广州海关认定泓信公司的货品侵权，并于2005年3月30日对该批货物作没收并处罚款人民币2万的行政处罚。
产品不在国内销售使用 定牌加工只是劳务输出？
这一突然处罚让张锦辉蒙了。“以前做过那么多贴牌加工的单，都没被海关扣留过，这次什么都查清楚了，居然被扣了！”对于海关认定的商标“侵权”，张锦辉感到非常纳闷，史丹利公司确确实实是商标的合法权利人，产品又只是出口到阿联酋销售，并不是在中国市场销售和使用，自己作为OEM(即定牌加工)一方，如何可能侵权？
“定牌加工人其实仅相当于委托人设的一个生产加工车间，按照国际惯例，这视同为中国的工人在外国生产，和中国市场毫无关系，实质上是一种劳务输出。”张锦辉认为自己的企业本身并没有侵权，因此他开始了漫长的与海关交涉，从禅城海关到广州海关，再到广东海关，直到海关总署。但处罚没变，货品仍然被没收。张锦辉于是将广州海关告上了法庭。
对于泓信公司的解释和抗诉，广州海关在《答辩状》中辩称，恩同公司于2002年依法注册了“HENKEL”商标，商标核定使用商品为第11类车辆灯、车灯、车辆照明设备灯等产品，该公司并于同年办理了“HENKEL”商标专用权在海关总署的备案手续。因此，按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》规定，在未取得恩同公司的许可下，泓信公司在货物本体和外包装上使用了“HENKEL”标识，因此这些货物属于侵犯注册商标专用权货物。
广州海关法规处处长于彬接受记者采访时表示，商标专用权具有地域性，“HENKEL”商标即使已被史丹利公司在阿联酋合法注册，该公司因注册享有的法律权利也仅在阿联酋国内有效，并不必然延伸到中国。在国内，恩同公司是“HENKEL”商标的合法注册人，享有商标专用权，受到国内有关法律法规的保护，在中国境内相同商品上使用“HENKEL”商标，应当获得恩同公司或其授权人的许可，否则即是侵权。
粤高院首度判OEM侵权 判决引起法学及业界关注
这单官司在去年底进入司法程序后，一审广州中院判广州海关胜诉。佛山泓信公司不服，官司继续打上了广东省高院。今年3月，广东省高院受理了这起官司。4月27日，法院做出判决。法院认为，泓信公司侵权证据确凿，按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口，海关可以依照有关法律和条例对涉嫌侵权货物进行扣留调查。
另外，泓信贸易公司以其申报出口的商品是贴牌加工产品，不存在侵权的故意，不是《商标法》上的“使用行为”，没有在国内销售，不会造成公众意识混淆等为由，主张其不存在侵犯恩同公司的商标专用权。对此，法院认为，泓信公司的理由缺乏法律依据，法院不予采纳。
据了解，这是广东省高级法院首度表态支持海关对侵权定牌加工生产企业予以处罚。这一判决，引起了法学界和企业界的高度关注。法学界和企业人士接受记者采访时表示，目前贴牌生产订单是国内不少企业尤其是中小企业赖以生存的“氧气”，一旦被判侵权将不仅会使企业受损，还会使我国的经济受挫。
观点碰撞
正方
法院判决合情合理
作为商标代理人，广东环球经纬律师事务所朱健民律师认为，海关的执法是依法行政，而法院的判决也是合情合理的。根据我国现行《商标法》第52条第一项规定：未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者相似商标的，即属于侵犯注册商标专用权。商标在不同国家注册后，都应在各国受到保护，并在该国内享有专用权，因此不管商品是否在国内销售，只要生产时印刷、使用了该商标，就可认定是构成了侵权。
同时我国《知识产权海关保护条例》还规定，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口，海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑，可以依知识产权权利人申请作出扣留决定并进行调查、认定。
此外，我国“关于对外贸易中商标管理的规定”还明确指出，对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似。
反方
只加工不销售不构成侵权
广州市华南商标律师事务所有限公司总经理甘秀利认为，如果本案中史丹利公司确是“HENKEL”商标在阿联酋的合法持有人，泓信公司在严格审查了史丹利公司的商标证和认证证明后才进行代加工生产，并保证产品不在国内销售，应该是不能认定其侵权的。
按照中国现行的《商标法》，打击商标侵权的根本目的是维护权利人的合法利益和正常的市场竞争秩序。就本案而言，作为OEM企业的泓信公司与史丹利公司签订的合同是合法的，其生产行为也是合法，只要产品全部返销阿联酋，就对恩同公司在国内的利益不构成任何损害。因此泓信公司受委托生产该品牌产品，返销阿联酋，虽然是在中国制造，但按照国际惯例可以视同为中国的工人在阿联酋生产，实质上是一种国际间的劳务输出。
此外，根据2004年2月18日北京市高级人民法院制定的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，在回答“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权？”时，该《解答》明确答复，“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”虽然该解答并非法律意义上的有权解释，但作为在国内外知识产权界具有较高影响的人民法院的内部适用法律意见，应能反映我国司法界对该问题的态度。
OEM企业 定牌加工随时可能踩到地雷
近年来，我国对外贸易增长迅猛。在珠江三角洲地区，为国外公司定牌加工(OEM)的企业比比皆是，而此类事件让很多定牌加工企业感到很困惑：国外委托方的商标权在其本国真实合法，自己也尽到了相应的审慎义务，双方签订的加工协议真实有效，如果一旦被认定侵权，那么作为OEM企业同时还将承担违约的责任。那今后的定牌加工业务该怎么办呢？对外贸易如何开展呢？
张锦辉对记者表示：“商标注册量那么大，对于一个不是行业的驰名商标，我们这些对外贸易经营者该如何准确查询OEM商标在中国的注册和海关备案情况，尤其是那些带有图案OEM商标在中国的注册情况呢？”他说，要100%保证准确及时查询到受委托的商标在中国的注册情况是不可能的。“万一查漏了怎么办？接受定单时没有查到，而一个多月后出口报关时才有最新的注册备案又怎么办？”张锦辉呼吁管理部门应提供一些工具或者渠道。
“定牌加工存在太多危险，随时有可能踩到地雷。”虎门一家民营服装厂的业务部经理对记者说，“如今的商标注册量太大了，对于一个不是行业的驰名商标，大部分中小企业都很难去准确查询到定牌加工的商标在中国商标注册及在海关备案的情况。而大多数企业都是在审查客商的相关知识产权持有证明后，就开始生产，往往在报关出口时碰到问题。”
而澄海一家玩具生产企业的负责人则对记者表示，业内对泓信公司一案都非常关注，这同时也给各行各业的OEM企业敲了一个警钟，如今很多企业对客商的审查都更加严格了，有的企业为了降低风险，干脆就在国内交货，报关等程序都要求对方来做。
海关支招 接单前上网查备案
为了避免牵扯到商标侵权纠纷，有专家建议国内各OEM企业在与国外委托方签加工合同前，除了严格审查其是否为合法的商标权利人、委托方在产品最终到达地是否拥有商标权以及授权加工的品牌与其获准注册的品牌是否完全一致外，还要查找国内有无类似商标。
如果在国内已注册了相同的商标，则应该先与国内的商标持有人进行沟通，这样可避免发生纠纷。
广州海关法规处处长于彬也建议企业在接单之前，不仅要核查委托加工的外商企业是否拥有商标权，还要上海关总署的网站查一下商标备案信息，确定该外商已经在国内注册了同款商标，或者该商标在国内完全没有被注册。一旦国内已有企业注册了该商标，则需先与国内的商标持有人进行沟通。
于彬称，目前企业自觉守法经营的意识普遍有所增强，经常有从事定牌加工业务的企业在收到外商订单后到海关请求帮助鉴别其知识产权状况的情况。此外，代理报关企业在发现侵权嫌疑货物后主动向海关进行举报的情况也有所增加。
纠纷案例
两家制衣厂的商标纠纷
荣昌公司是一家承揽海外企业的定牌加工业务的制衣企业，在荣昌公司生产的定牌产品中，有一商标是新加坡某公司在新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家注册的一种图形商标，该商标与永泰制衣厂在中国注册的一种图形商标几乎相似。
2003年3月，某市海关根据永泰制衣厂的举报，以荣昌公司侵犯永泰制衣厂的注册商标专用权为由，查扣了该公司的一批销往东南亚的定牌加工产品。对于侵权指控，荣昌公司予以抗辩。同时表示，永泰制衣厂的产品销售范围仅限于中国大陆，故使用该商标的行为对永泰制衣厂的经济利益没有丝毫影响。
最终，在有关部门的调解下，荣昌公司和永泰国制衣厂妥善解决了双方的纠纷，永泰制衣厂不再指控荣昌公司侵犯其注册商标专用权。
两个耐克商标之争
2000年，一家西班牙公司委托浙江一进出口公司和嘉兴市一服装厂生产耐克男滑雪衣，由西班牙公司提供原材料、商标吊牌等，该西班牙公司在西班牙拥有NIKE商标。浙江进出口公司负责原材料的进口和服装的报关，嘉兴制衣厂负责加工。
同年8月，浙江进出口公司通过深圳海关报关出口，但美国耐克公司向深圳海关申请扣留这批服装，之后向深圳市中级人民法院起诉，要求西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴制衣厂停止侵权，并赔偿损失。
深圳中级人民法院经过长达2年的审理，作出判决：耐克公司在中国作为耐克商标的专用权人，在中国境内任何人都不得侵犯其注册商标专用权，在同一种商品或类似商品中使用注册商标相同或者近似的。西班牙公司虽然在西班牙拥有注册商标专用权，当时基于商标的地域性，美国耐克公司的商标受中国法律的保护。
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