如何应对知识产权跨境风险 律师:关键是开发专利组合

　　如何应对知识产权跨境风险

　　专业律师：关键是开发专利组合

　　法治周末见习记者 文丽娟

会议现场。 文丽娟 摄

　　2016年，在Idenix Pharmaceutical与吉利德科学关于“丙肝药物”专利诉讼中，前者获赔25.4亿美元；

　　2010年，在Cordis Corporation与波士顿科学关于“治疗性抗体”专利诉讼中，前者获赔17.25亿美元；

　　2004年，在Eolas Technologies与微软关于“互联网浏览器”专利诉讼中，前者获赔5.21亿美元。

　　这组数据源于2016年Lex Machina和普华永道的专利诉讼研究，表明近十年来专利案件的侵权赔偿中判决金额呈现出逐年递增的趋势。

　　近年来，中国企业在“走出去”时不断面临知识产权纷争，如何防御知识产权诉讼风险？如何在面临诉讼时积极应诉以降低赔偿？

　　9月17日，在由法制日报社中国公司法务研究院主办的第六届中国公司法务年会（华中）暨2017中国仲裁周专场活动（以下简称“活动”）上，与会专家围绕“知识产权跨境争议的风险与防范”主题展开了讨论。

　　专利被许可方风险点较多

　　“国际专利许可协议的特殊性在于，交易对象是一个专利技术，被许可方所要的东西是什么，有时候难以琢磨。”天达共和律师事务所合伙人杨斌介绍称，“因此第一个常见的风险问题是标的和从属事项。一定要在许可合同当中明确需要的是什么，如将某技术加上别人的商标许可。”

　　杨斌认为，附件中的技术资料、有无弹性的许可费、是否明确的附生效条件、有无争议的币种和税款、律师介入的时间点、许可中的竞争法等，都是国际专利许可中被许可方可能出现的风险点。

　　“甚至文本，都可能带来冲突。”杨斌举例，其客户与德国阀门企业HST的协议有三个法律文本，中文、英文和德文，但在文本中没有确定以哪一个文本为主，而该文本中英文版本和中文版本存在冲突，最终导致双方谈判不欢而散。

　　“因此在处理跨境知识产权协议时，需要请专业的翻译公司，以准确掌握法律术语。”杨斌建议道。

　　美国飞翰律师事务所合伙人封丽则结合自己在美国处理知识产权案件的经验，认为跨境知识产权诉讼的风险主要是两个方面：“根据不同的法院，一种是337调查，在国际贸易委员会法院，其实这是一个政府机构。还有一种在地区法院，这两种诉讼是可以同时进行。结果一般是损害赔偿和禁止令。”

　　需开发强有力的知识产权组合

　　那么，面对跨境知识产权诉讼，中国企业在“走出去”时应该如何应对？

　　封丽认为，最强有力的预防措施就是开发知识产权组合。“法律走在前面，如果你有知识产权在国外，便已经为你保驾护航，这样在‘走出去’后，你便能拥有强有力的武器对抗别人，可以积极反诉。”

　　此外，第二级防御措施是自由运作。“在进入某一个国家某一个市场之前，要先做好防御措施，了解整个市场状况，做好市场调研，对法务也要作好自由运作考察，看竞争对手的专利涉及到哪些方面，了解行业专利地图，考虑好如何进入，存在的风险是什么。”封丽说道。

　　她认为，在“走出去”过程中，诚信、公开、公平是企业应该遵循的基本准则。“诚信在美国的司法系统内非常重要，但中国公司对国外的文化和法律不是那么了解，尤其是在和律师事务所合作时，如果该律师事务所没有将这些差异告知，那么中国公司可能在这方面面临很大的风险。”

　　中铁十一局集团有限公司法律合规部部长魏玲补充道，要防范相关风险，促使企业专利权腾飞，还需要做好三个方面。

　　首先，要完善企业内部知识产权制度，形成富有竞争的专利战略。目前有很多中国企业的新进技术在走出去过程中，一方面面对新发国家的技术壁垒，另一方面面对后发国家的技术窃取。因此需加强自我核心技术的知识产权保护，及时申请专利，抢占专利高地，合理布局核心专利和外围专利。

　　第二，企业在参与技术标准和专利权的实施过程中，要注意防范相关构成垄断和竞争的行为。故意不披露行为、拒绝许可行为、联合抵制行为、专利联营行为等，容易被法院或者是相关政府主管部门认定为构成垄断。

　　第三，为平衡技术标准与专利权的矛盾，有必要在技术标准中引入仲裁机制，既能够保护专利权人的创新精神和物质利益，又能够有效维护技术标准的先进性和权威性。

　　杨斌则认为，企业在“走出去”时，还应做好专利尽职调查，包括专利权完整性调查，如获得的专利是否完整；专利管理有效性调查，如有些专利是否标识有特定的法律含义；取得专利授权的妥适性调查，如有些国家的职务发明是要附条件的，要调查权利是否有瑕疵；专利利用的正当性调查，是否有违反反垄断法以及不正当竞争的情况。

　　若有诉讼应积极抗辩

　　“中国企业如果在‘走出去’时遇到337调查，若有诉讼，应当积极抗辩。”封丽建议道。

　　她表示，积极抗辩方式有几种，第一种是不侵权，但不侵权的差别可能非常小，需要找技术比较过关的律师来做分析；第二种是专利无效，可以说对方专利没有新颖性或者无数据支持；第三种是从法理角度抗辩专利滥用；第四种是专利无执行性；第五种是复审。

　　“2013年，美国出台新政策，可以在专利局快速地打无效专利，能把一些阻碍中国企业进入美国市场的专利无效掉。”封丽介绍道。

　　不过，在应诉337调查时，由于时间紧迫，一般在起诉后30天立案，如果在美国境内被告，需在接到诉状后20天回诉，如果在美国境外被告，需在接到诉状后30天回诉。因此，需要快速行动，选择专业的律师事务所，研究诉状，分析公司商务策略，根据公司商务需要考虑应诉方案。

　　而关于应诉方案，封丽认为，如果拥有强大的知识产权组合，那么可在中国或美国反告原告侵权，或者和对方进行交叉许可。此外，要求厂家担保和规避设计也是应诉的有效方法。