驰名商标认定出新规 民企跻身驰名商标成可能

　　北京方韬知识产权公司律师王传理

　　从6月1日开始，随着国家工商行政管理总局发布的《驰名商标认定和保护规定》(以下简称《保护规定》)正式施行，全国驰名商标的认定和保护工作将走上法制化、规范化的轨道，使大量的民营企业跻身全国驰名商标行列成为可能。

　　据悉，这是对2001年10月27日修改实施的《商标法》和2002年8月3日国务院发布的《中华人民共和国商标法实施条例》的进一步细化，而对《商标法》进行重新修订，是我国加入W TO为适应世贸规则所做的重大措施之一。在此之前，我国并未将“驰名商标”列入《商标法》，最早关于驰名商标的保护是国家工商行政管理局于1996年颁布的《驰名商标的认定和管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)，此次《保护规定》较《暂行规定》具有以下重大进步：

　　一、认定机构由“一元”变为“二元”。原《暂行规定》第三条规定，对驰名商标的认定机构是国家工商行政管理局，其他任何组织不得认定或采取其他变相方式认定驰名商标。但是驰名商标的认定权限仅仅由行政机关履行不符合国际上通行的做法，由行政机关垄断驰名商标的认定，并不利于对驰名商标的完整保护，也不符合W TO对知识产权执法的要求。“与贸易有关的知识产权协议”要求“对于行政部门的终局决定或裁决，在任何情况下，都应使当事人有机会要求司法审查”。因此，《保护规定》取消了关于驰名商标认定机构的条款。

　　最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条规定：“人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法

　　做出认定。认定驰名商标，应当依照《商标法》第十四条的规定进行。”这表明人民法院在处理商标权利纠纷时有权依据新商标法认定某些商标为驰名商标。

　　二、认定形式由“主动保护，批量认定”变为“被动保护，个案处理”。以前认定驰名商标都是由国家商标局依职权，根据《暂行规定》的条件，主动评定一批全国驰名商标放起来的做法。从1996年至今，国家商标局共依职权评定全国驰名商标287件，对保护较高知名度的商标所有人权利起到了重要的作用。

　　但是这种认定方式的缺陷显而易见：(一)个别被认定为驰名商标的商标，随着时间的推移和市场的变化，在市场上的知名度已经很小，甚至已经销声匿迹，但是仍作为驰名商标存在着。(二)出于国家和企业集体利益考虑，国有及国有股份占主导地位的企业被认定为全国驰名商标比例较大，相比较民营和外资企业被选中的几率较小，而至今国家商标局先后批量认定的驰名商标，均为国内企业所有，而对于国外企业具有很高或者较高知名度的商标是以重点保护商标的面目出现的。(三)由于一个商标是否“在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知”的量化标准不好把握，往往在评定一批商标是否驰名时存在较大争议，真正需要特殊保护的商标没有被评上，而一些不太知名的商标却能够入围。

　　《保护规定》适应W TO的要求，同国际公约进一步接轨，确立了“被动保护，个案处理”的驰名商标保护原则，即只有在有人侵害商标所有者的权利时，被侵权人才可以请求相应的行政、司法机关确认为驰名商标，商标行政执法或者司法机关依法审查认定，对驰名商标予以保护。驰名商标受保护的记录可以在以后发生驰名商标被侵害时，提交执法机关参考，商标行政执法和司法机关根据该商标当时的驰名度和该案的具体情况做出判断。

　　《保护规定》第四条、第五条规定，当事人认为他人正在申请注册的商标、已经注册的商标、正在使用的商标侵犯了自己的商标专用权的，均有权提出驰名商标认定申请。

　　三、保护范围由“注册商标”扩大到“未注册商标”。新《商标法》第十三条对于他人未在中国注册的驰名商标，将该商标通过复制、摹仿或翻译的方式申请注册于相同或类似的商品上，将会不予注册并禁止使用。相应《保护规定》也将原《暂行规定》认定标准第六条“该商标在中国及其外国(地区)的注册情况”删除。

　　相关链接

　　《中华人民共和国商标法》

　　第十三条就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

　　就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

　　第十四条认定驰名商标应当考虑下列因素：(一)相关公众对该商标的知晓程度；(二)该商标使用的持续时间；(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；(四)该商标作为驰名商标受保护的记录；(五)该商标驰名的其他因素。

　　《中华人民共和国商标法实施条例》

　　第四十五条使用商标违反商标法第十三条规定的，有关当事人可以请求工商行政管理部门禁止使用。当事人提出申请时，应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。经商标局依照商标法第十四条的规定认定为驰名商标的，由工商行政管理部门责令侵权人停止违反商标法第十三条规定使用该驰名商标的行为，收缴、销毁其商标标识；商标标识与商品难以分离的，一并收缴、销毁。

　　第五十三条商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。

　　《驰名商标认定和保护规定》

　　第二条本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

　　相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。

　　《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干规定的解释》

　　第八条商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

　　第二十二条人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法做出认定。

　　认定驰名商标，应当依照商标法第十四条的规定进行。